前沿理论 中国市场２０１７年第２２期（总第９４１期） 探讨如何应对专利的侵权诉讼 刘顶，张金柱 ２５０２０４） （济南圣泉集团股份有限公司，山东 济南［摘要］专利承载着全世界最前沿的技术信息，根据统计显示，全世界９０％～９５％的最新技术动态以专利的形式公之 于众。对企业组织而言，专利是专ｉｆ，４申请人或专利权人唯一不得不向公众透露关键信息的方式，即以公开换保护。因此，专 利侵权行为也就时常发生。对于专利侵权，文章站在侵权方立场阐述侵权后的应对策略，以进一步提高专利申请质量。 ［关键词］专利权；侵权诉讼；抗辩；公知技术；反诉 ［ＤＯＩ］１０．１３９３９／ｊ．ｅｎｋｉ．ｚｇｓｅ．２０１７．２２．０３６ 专利权是通过申请专利的方式获得某项技术的独占权 的权利要求进行对比判断。 利，专利权未转让或未经专利权人许可，任何其他单位或个 人只要是以营利为目的地在专利保护区域内实施了依法受保 护的有效专利时，则视为专利侵权。 （３）地域上有效是指涉案专利是否在侵权发生过有效， 不能拿着一篇美国专利去判定在中国侵权。例如，美国专利 ＵＳ１３８２６１９５在美国获得专利授权，但未在中国申请，则无 须理会该专利在中国是否造成被侵权的问题，换句话说，可 以在中国免费使用该专利，甚至可以利用该专利做其他专利 的公知技术抗辩的证据。 ． 然后将权利要求书的内容与涉嫌侵权客体的技术特征进 行逐一比对，根据全面覆盖原则、等同原则和禁止反悔原则 判定专利侵权必须具备以下前提条件：①该专利是否在 目标国获得专利权；②该专利权是否在法律上有效或者时间 上有效；③该专利权是否存在无效导致权利要求缩小或无效。 专利侵权主要有以下几种表现形式：①涉案产品或技术 与授权专利权利要求进行比对，若技术特征全部相同，则构 成侵权；②涉案产品的技术特征多于授权专利的技术特征， 也构成侵权；③涉案产品或技术与授权专利有区别，但区别 通过现有技术判定是等效的，仍构成侵权。这里所说的等 效，是指所属本领域技术人员能够不通过创造性劳动推断出 的且两者所产生的效果相同。 找出区别点和突破点，进而提出不侵权抗辩，同时根据找 的区别点尽快申请专利，为以后的交叉许可做好准备。 ２若判断确实存在侵权。则需要进一步判断自 身使用的技术是否属于专利申请日前的公知技 术。提出“公知技术抗辩” 如用公知技术抗辩，需证明自己的技术来自申请目前的 虽然中同的知识产权发展突飞猛进，无论是专利申请量 还是专利审查质量都已跃居全球前列，但在国内当面对专利 权人提起专利侵权诉讼时，大多数侵权方都不知如何应对， 有时只能束手就擒，这样容易导致专利流氓的产生。侵权方 如何应对专利侵权诉讼，进而巧妙地制定应对策略应该是未 来企业ＩＰＲ必须具备的素质。应对方法大体分为以下几种， 至于具体采用哪种方法，需要因事而异。 公知技术，相当于非行政上的将该专利权无效掉，但是要比 无效难度更大；原因在于，需证明现有技术中有～套完整的 技术方案记载了自己使用的技术方法，并不能像评价创造性 一样使用两篇以上的现有技术进行组合推理。换句话说，就 在使用公知技术抗辩过程中存在两个比较特殊的问题， 是需要找到一篇现有技术直接影响该专利的新颖性。 重点来阐述一下： （１）在抗辩中使用的公知技术是自由公知技术还是非 自由公知技术 如果是自由公知技术，即非专利文献或已失 效的专利文献，则可以直接使用；如果是非自由公知技术， １不侵权抗辩 首先需要确认涉案专利权是否有效，该有效指的是时间 上有效，法律上有效，地域上有效。 （１）时间上有效是指根据不同国家对不同专利类型的 保护期限，通过专利申请日进行判断，在国内发明专利保护 期限自申请日起２０年，实用新型和外观设计则为１０年。例 如，专利申请号为ＣＮ８５１０２０９９．２的专利申请，申请日为 １９８５年４月１日，则不需判断，肯定不侵权。 即他人已取得的合法权利，例如专利权，也可以直接使 ， 但是相当于证明间接侵犯了第三人的专利权，如果他人起 诉，需要另案审理。 （２）在抗辩中使用的公知技术是自南公知技术，但是 该技术是由于原告方在申请专利之前信息被非法窃取或非法 公开的，该如何处理呢？原则上，只要原告方无法举证上述 情况，就可以认定为公知技术，被告可以进行公知技术抗 （２）法律上有效是指涉案专利是否因为未缴年费而失 效、是否因为无效宣告而导致专利权缩小或无效，如果因为 涉案专利曾无效而导致权利要求缩小，则需要重新审视该专 利最终的权利要求保护范围进行侵权判定。例如，专利申请 号为ＣＮ２００５８０００６９２７．５的专利申请，专利授权后经过了一 次无效，无效结果为权利要求１—８、１０、１２、１４～２４、２６、 辩。对于信息是否被非法窃取或非法公歼需要另案审理，与 被告无关。 ２７、２９—３ｌ、３３—４】无效，在权利要求９、１ｌ、１３、２５、２８ 和３２有效的基础上，维持专利权有效。那么，需要重新审 ３在判断确实侵权的前提下，向国家知识产权 局专利复审委员会提出专利的“无效宣告请求” 很多人认为提 无效请求需要花费大量的（下转Ｐ３９） 视涉案专利的保护范围，只需要将涉案侵权产品与维持有效 ５ｊｌ ］２０１７．８ 毕普云，等：海南省产业就业贡献研究 和零售业（１３．５８％）、住宿和餐饮业（５．８６％）、交通运 输、仓储和邮政业（３．６５）。整体上看，商业、住宿和餐饮 业贡献率较大，２０１５年约为２０％。金融、房地产、商务及 居民服务业贡献率增长迅速，２０１４年贡献率超过公共事业 和管理组织贡献率。公共事业和管理组织酒业贡献率稳定在 ８％左右。 参考文献： 区域经济 ［１］．关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干 意见（国发４４号文）［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｚｗｇｋＪ２０１０— ０１／０４／ｃｏｎｔｅｎｔ１５０２５３１．ｈｔｍ． —．［２］海南省统计局，国家统计局海南调查总队．２０１５年海南省国 民经济和社会发展统计公报［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｉｎａｎ．ｇｏｖ．ｃｎ／ ｈｎ／ｚｗｇｋ／ｔｊｄｃ／ｈｎｔｊ／ｔｊｇｂ／２０１６０１／ｔ２０１６０１２７ １７５９３０６．ｈｔｍ１． 第三，总体来看，海南三次产业的就业结构逐步变化， 农业就业人口逐步减少，制造业就业人口同样逐步减少，但 建筑业就业人口剧增，服务业就业人口逐年增加，总体按照 ［３］海南省统计局，国家统计局海南调查总队．２０１６年海南省 统计年鉴［Ｍ］．北京：中国统计出版社，２０１７． ［４］海南省．海南国际旅游岛建设发展规划纲要 （２０１０—２０２０年） ［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｉｓｉｔｈａｉｎａｎ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｇｏｖ— ｅｍｍｅｎｔ／ｌｖｙｏｕｄａｏ／ｊｉａｎｓｈｅｇｕｉｈｕａ／． 国际旅游岛建设的产业要求进行变迁，但就业结构变化并未 同步于产业结构变化。需要注意的是，在服务业就业变化过 程中，传统服务业比重依然较大，金融、信息传输、会展、 软件业等现代服务业就业贡献偏小，难以跟上国际旅游岛产 业调整步伐。 （上接Ｐ３６）人力、财力和精力，所以不到万不得已一般不 提出无效，笔者认为提出无效请求只要策略用对，不但可以 ［基金项目］２０１５年海南省社会发展科技专项阶段成果（项目 编号：２０１５ＳＦ２８）。 出，由以下几种方式，但是前提是需要了解对方的产品情 况，包括产品成分或结构组成、可能用到的方法、设备等。 （１）根据自有的专利情况，找出１篇或几篇相关的有 减少开支还能起到意想不到的效果。 无效过程一般分为前期无效材料准备阶段，提出无效请 求阶段、等待口审阶段、口审阶段、判决，其关键点在于无 效宣告请求书和口审。被告可以在撰写完无效宣告请求书 后，发起无效请求之前概括一版摘要版发给原告，告知已找 到无效证据，可以将其无效，希望和谈；・若对方置之不理则 发起无效请求，若到口审阶段对方占据劣势，可进一步表达 效专利提出反诉。 （２）若无相关专利，通过专利检索，找出最相关技术 专利进行购买或者独占许可。 （３）迅速分析原告产品市场销售情况，例如确定在哪 些国家销量较好，可联合国外友谊企业在国外发起侵权 诉讼。 和谈；若仍然置之不理，则将其无效即可。在此过程中，发 起和谈请求的目的在于，获得对方许可，和专利权人同时占 据市场，而不去无效该专利，利用该专利威慑第三方。 ６结论 随着我国知识产权行业的不断发展，体系制度的不断完 善，会逐步赶超欧美知识产权水平。目前国家正在大力倡导 “大众创业、万众创新”，更加激发企业的研发动力，也有 助于大众的知识产权意识进一步得到提高，应运而生的就是 知识产权风险，如何避免侵权会成为各企业ＩＰＲ和专利代理 机构面临的问题。笔者认为通过不断学习西方的法律规则， ４先用权抗辩 如果企业在专利申请日前已进行了实质性的专项投资并 且完成了必要的技术准备，则可以在原有范围内继续实施。 对于产品专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在 专利申请日之前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要 同时运用东方人的智慧会逐步使我国的知识产权走向运营。 中国的兵法云：用兵之法，无恃其不来，恃吾有以待之；无 恃其不攻，恃吾有所不可攻也。利而诱之，乱而取之，实而 备之，强而避之。不可胜者，守也；可胜者，攻也。 准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口相同产品的行 为；对于方法专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在 专利申请日之前已经使用相同方法或者已经作好使用专利方 法的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口依照该 专利方法直接获得的产品的行为。 “做好必要准备”要求准备工作是为实施该发明创造而 进行的技术性准备工作。一般性准备工作，例如购买地皮、 参考文献： ［１］孙利民．涉外专利侵权纠纷法律对策研究［Ｄ］．哈尔滨： 黑龙江大学硕士论文，２００６． 装设水电、市场分析、配备管理人员等不能认为是作好了实 施该项发明创造的必要准备。技术性准备工作，一般指完成 主要技术图纸、工艺文件；或者制造、购买主要设备及原 材料。 ［２］郑瑞琨，朝霞．专利侵权判定的基本规则［Ｊ］．电子知识 产权，２００３（９）． ［３］杨萌，郑志柱．专利间接侵权与专利侵权判定原则［Ｊ］． 知识产权，２０１１（４）． ［４］孙晓敏．如何应对专利侵权诉讼［Ｊ］．中国发明与专利， ２００８（２）． ５提出反诉，达到和解目的 如果确定侵犯专利权人专利权，并且判断该专利权较为 稳定，无效可能性小，则可以提出反诉。对于反诉如何提 ［５］代云丽．浅谈企业专利侵权诉讼的预警机制及其应对措施 ［Ｊ］．现代国企研究，２０１６（５）． ２０１７．８
